L'affaire des jouets pour chiens de Jack Daniel a été relancée et renvoyée au tribunal de district

Jul 07, 2023

Jack Daniel's Properties Inc. a convaincu le neuvième circuit de renvoyer son affaire de marque concernant un jouet pour chien « Bad Spaniels » au tribunal de district après que la Cour suprême a annulé le rejet par la cour d'appel des allégations du fabricant de whisky.

VIP Products LLC a fait valoir que le tribunal de district avait déjà statué qu'il avait violé l'habillage commercial de Jack Daniel et que la Cour d'appel américaine du neuvième circuit disposait d'un dossier complet devant elle. Mais le neuvième circuit, dont la décision relative à la liberté d'expression pour VIP a été annulée en juin, a plutôt choisi d'annuler simplement la décision du tribunal de première instance et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de district américain du district de l'Arizona.

L'ordonnance d'un seul paragraphe pourrait prolonger le litige en demandant au tribunal de district d'analyser à nouveau l'affaire sur la base du cadre standard du droit des marques sur la probabilité de confusion des consommateurs. Le tribunal a déjà effectué une telle analyse en accordant à Jack Daniel's Properties Inc. une première victoire en 2018 et en concluant que VIP avait violé et dilué ses marques.

Inversant cette décision en 2020, le neuvième circuit a retenu le test de Rogers contre Grimaldi, qui autorise l'utilisation d'une marque artistiquement pertinente dans des œuvres expressives sans l'autorisation du propriétaire, éliminant la nécessité d'une analyse de confusion.

Mais la Cour suprême a déclaré que Rogers ne pouvait pas postuler si la marque en question était utilisée comme marque, renvoyant l'affaire au neuvième circuit. Les juges ont également annulé la conclusion selon laquelle l'utilisation de VIP relevait de l'exception non commerciale de la loi sur la dilution pour des raisons similaires.

Après la décision de la Cour suprême, VIP a déclaré au neuvième circuit qu'il « peut et doit décider lui-même » de la contrefaçon et de la dilution parce que les questions portent sur des questions de droit ou mélangent des questions de droit et des faits incontestés à partir d'un dossier complet. L'affaire, dit-il, était « revenue à sa position d'origine » avec VIP comme appelant contestant le jugement initial du tribunal de district, désormais avec la défense de Rogers retirée.

Mais Jack Daniel's a noté que le dossier actuel du neuvième circuit est l'appel de Jack Daniel contre le jugement du tribunal de district concernant VIP en détention provisoire - après que la cour d'appel a rejeté la victoire de Jack Daniel. Il a déclaré que si VIP convainquait le neuvième circuit d'être d'accord avec les aspects non-Rogers de son appel initial, cela annulerait simplement la victoire originale de Jack Daniel's qui n'existe pas, et ne confirmerait pas la victoire de VIP basée sur Rogers.

Si le tribunal ne renvoyait pas l'affaire au tribunal de district, il devrait au moins annuler l'ordre de briefing pour mettre VIP dans le rôle de l'appelant. VIP a également fait valoir qu'il devrait fournir le mémoire d'ouverture si le neuvième circuit maintenait l'affaire comme il l'avait demandé.

Jack Daniel's a intenté une action en justice en 2014, alléguant qu'un jouet pour chien en forme de bouteille de Jack Daniel's violait son habillage commercial. Le jouet imite également les polices des étiquettes noires distinctives de Jack Daniel, mais remplace « Jack Daniel's » par « Bad Spaniels », « Old No. 7 » par « Old No. 2 » et « Tennessee Sour Mash » par « On Your Tennessee Carpet ». .»

Les juges de circuit Andrew D. Hurwitz, les juges A. Wallace Tashima et Eric D. Miller ont conjointement rendu l'ordonnance.

Dickinson Wright PLLC représente VIP. Williams & Connolly LLP et Messner Reeves LLP représentent Jack Daniel's.

L'affaire est VIP Products LLC contre Jack Daniel's Properties Inc., 9e Cir., n° 21-16969, renvoyée le 14/08/23.

Pour contacter le journaliste sur cette histoire : Kyle Jahner à Washington à [email protected]

Pour contacter l'éditeur responsable de cette histoire : Adam M. Taylor à [email protected]

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